TRO危機四伏，跨境電商賣家如何巧妙規(guī)避并化解風(fēng)險？

典型案例：

在本案例中，注冊人持有 “LUSH” 以及 “LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS” 商標(biāo)。申請人則申請注冊 “GIRLUSH” 商標(biāo)及相關(guān)設(shè)計。

在進(jìn)行商標(biāo)對比時，一方商標(biāo)中具有描述性或通用性的免責(zé)事項通常意義不大，也不占據(jù)主導(dǎo)地位。注冊人放棄了 “FRESH HANDMADE COSMETICS” 字樣，使得 “LUSH” 成為其每個商標(biāo)的核心部分。

在本案中，商標(biāo)局認(rèn)定申請人申請的商標(biāo)中 “GIRL” 僅僅是對其商品的描述。因此，從影響商標(biāo)商業(yè)印象的角度來看，這個詞的重要性較低，從而使 “LUSH” 成為申請人商標(biāo)中更為主要的元素。

由此，商標(biāo)局指出，在申請人的商標(biāo)給人留下的印象是，”GIRLUSH”產(chǎn)品與注冊人產(chǎn)品來源相同，是為年輕女性提供的系列產(chǎn)品。兩個商標(biāo)有高度相似的商業(yè)印象。

申請人與注冊人皆提供化妝品和護(hù)發(fā)護(hù)膚制劑。雙方商品部分相同，其他部分也密切相關(guān)。當(dāng)消費者面對帶有高度近似商標(biāo)的相同商品時，極有可能誤認(rèn)為這些商品來自同一品牌。鑒于存在這種混淆的可能性，商標(biāo)局拒絕了申請人的注冊申請。

申請人申請注冊的商標(biāo)GIRLUSH：

（商標(biāo) GIRLUSH）

（商標(biāo)：LUSH FRESH HANDMADE COSMETICS）

申請人對此作出回應(yīng)：

首先，申請人提出，審查律師在評估混淆可能性時 “必須對其進(jìn)行整體比較”。商標(biāo)的整體是由購買大眾所感知的，重要的是每一個被視為整體的相關(guān)標(biāo)記所產(chǎn)生的印象。

申請人列舉了一些案例，例如，BED & BREAKFAST REGISTRY（1993 年注冊）與 BED & BREAKFAST INTERNATIONAL（1981 年注冊）不會產(chǎn)生混淆（這兩個商標(biāo)目前已失效）；First Savings Bank 不會與 FirstBank 以及 First Bank Kansas 產(chǎn)生混淆等。

申請人提出，審查律師在評估混淆可能性時 “必須對其進(jìn)行整體比較”。商標(biāo)的整體是由購買大眾所感知的，重要的是每一個被視為整體的相關(guān)標(biāo)記所產(chǎn)生的印象。

申請人還指出，特定風(fēng)格化設(shè)計標(biāo)志的獨特性不僅僅源于其文字，更重要的是其結(jié)構(gòu)和設(shè)計。

注冊人的商標(biāo)包含獨特風(fēng)格的白色 “LUSH” 字樣置于兩個同心橢圓形（綠色和黃色）之中，“LUSH” 字樣呈升序排列，“FRESH HANDMADE COSMETICS” 的字樣在白色 “LUSH” 字樣下方。注冊人商標(biāo)采用綠色和黃色，字母呈升序排列，并有一個黑色矩形背景。這些特征均可將其與申請人申請的商標(biāo)區(qū)分開來。

（申請人回復(fù)商標(biāo)局材料（部分））

其次，申請人提出兩者在聲音和發(fā)音方面存在不同。在這種情況下，申請人的標(biāo)記 “GIRLUSH” 為合成詞，并無固定發(fā)音，所以在語音上與其他標(biāo)記有所不同。由于該標(biāo)記的兩個單詞部分音節(jié)數(shù)不同，兩個商標(biāo)在聲音上存在差異。因此，審查律師不應(yīng)給出 “自己的發(fā)音” 來作為 “潛在消費者會以特定方式發(fā)音” 的證據(jù)進(jìn)行權(quán)衡。

最后，申請人指出商標(biāo)的內(nèi)涵與商業(yè)印象存在顯著差異：

在本案件中，申請人與注冊人的商品皆處于注重細(xì)節(jié)且主觀性強的化妝品領(lǐng)域，該領(lǐng)域商品的消費者同樣具有主觀性、注重細(xì)節(jié)且專注，對欲購買的品牌極為挑剔。由于商標(biāo)或品牌名是大多數(shù)消費者在進(jìn)行時尚類產(chǎn)品購買決策時的關(guān)鍵考量因素，所以消費者在做決定前會知曉自己正在尋找的標(biāo)志及設(shè)計師名字，進(jìn)而消除了混淆的可能性。

申請人注意到，同一領(lǐng)域中還有其他一些注冊商標(biāo)使用了 “LUSH” 一詞的變體。鑒于 “LUSH” 一詞作為其他商標(biāo)的一部分已與 “注冊人商標(biāo)” 共存，消費者更有可能識別該詞使用上的細(xì)微差別。

在此方面，申請人列舉了以下商標(biāo)，其中均包含與申請人或注冊人商標(biāo)相關(guān)的術(shù)語 “LUSH” 或其語音等同物。這些商標(biāo)均與注冊人商標(biāo)共存且未產(chǎn)生任何混淆，因此應(yīng)有助于認(rèn)定申請人的商標(biāo)與注冊人之間不存在混淆的可能性。

申請人回復(fù)商標(biāo)局材料（部分）

綜上，鑒于上述理由，認(rèn)為可能存在混淆并不恰當(dāng)。故請求允許申請人的商標(biāo)進(jìn)入下一環(huán)節(jié)以進(jìn)行公示。

申請人成功就以下三點進(jìn)行了論證，經(jīng)審核得以公示：

A. 將申請人的商標(biāo)與相關(guān)注冊商標(biāo)進(jìn)行整體對比，可發(fā)現(xiàn)明顯差異，消費者不太可能產(chǎn)生混淆。

B. 與申請人商標(biāo)及所引用商標(biāo)相關(guān)商品的購買者可能較為經(jīng)驗豐富且知識淵博。

C. 基于相似注冊商標(biāo)及注冊人商標(biāo)的薄弱之處對抗混淆的可能性。

然而，后續(xù)商標(biāo)因未提交使用證明而被放棄。

這個案例十分精彩，在此案件中值得我們注意的是，當(dāng)首字母或音節(jié)為通用詞時，需進(jìn)行免責(zé)聲明該詞不受保護(hù)，此時后綴詞反而成為重點。這就需要我們做好商標(biāo)各部分的排查并準(zhǔn)備可能需要應(yīng)對的方案。